Enkel registratie/doorlinken van domeinnaam kan leiden tot verlies van deze domeinnaam

Een recente uitspraak van de kantonrechter ging onder meer over de vraag of het enkel geregistreerd houden van een domeinnaam ertoe leidt dat een (indirecte) concurrent deze domeinnaam kan opeisen. Volgens deze uitspraak is dat wel mogelijk wanneer de concurrent een ouder handelsnaamrecht heeft. Hieronder volgt meer informatie over deze uitspraak.

Domeinnaam wordt opgekocht uit faillissement

Het gaat in deze zaak onder meer om de domeinnaam ‘www.newfigure.nl’. New Figure Clinic B.V. registreerde deze domeinnaam in 2003 en ging in 2008 failliet. Newfysic B.V. (‘Newfysic’) koopt deze domeinnaam en linkt deze domeinnaam naar haar eigen website newfysic.nl. Later staakte Newfysic het doorlinken en hield Newfysic deze domeinnaam enkel geregistreerd.

Een nieuwe NewFigure wordt opgericht

In 2006 wordt de v.o.f. Newfigure Clinic Zoetermeer (‘de VOF’) opgericht. De VOF wordt een succes en heeft inmiddels 8 franchisenemers. De VOF staat los van de gefailleerde New Figure Clinic B.V. en Newfysic.

Diverse geschillen tussen de VOF en Newfysic

De VOF en Newfysic hadden diverse geschillen over het gebruik van diverse domeinnamen. Zo bestonden geschillen over het gebruik van de domeinnamen ‘www.new-fysic.nl’ en ‘www.new-fysic.be’ door de VOF (die de handelsnaam ‘NewFigure’ voert). Daarover hebben partijen regelingen getroffen.

De VOF startte ook een arbitrageprocedure bij de WIPO tegen Newfysic over het gebruik van de domeinnaam www.newfigure.nl. Daar werd de VOF in het gelijk gesteld doordat Newfysics handelwijze met betrekking tot deze domeinnaam, gebruik te kwader trouw oplevert. Newfysic gaf echter geen uitvoering van deze arbitrale uitspraak.

Huidige procedure

Newfysic is onder meer van mening dat de VOF haar afspraken uit de getroffen schikkingen niet nakomt en start een procedure. In deze procedure stelt de VOF ook een eis in reconventie (kort gezegd een ‘tegeneis’) in. Daarbij vordert de VOF dat Newfysic conform de arbitrale uitspraak de domeinnaam ‘www.newfigure.nl’ overdraagt aan de VOF.

Oordeel kantonrechter

Het oordeel van de kantonrechter wordt in dit artikel beperkt tot de reconventionele vordering van de VOF. De kantonrechter volgt daarbij de arbitrale uitspraak en wijst er allereerst op dat geen afzonderlijke domeinnamenrecht bestaat. Domeinnaamgeschillen worden namelijk veelal op basis van het merkenrecht, handelsnaamrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht beslecht. Als bijvoorbeeld sprake is van merkinbreuk of handelsnaaminbreuk, kan dit leiden tot domeinnaamoverdracht.

Doordat merkrechten niet aan de orde zijn, onderzoekt de kantonrechter de rol van het handelsnaamrecht. De kantonrechter stelt vast dat Newfysic de benaming ‘Newfigure’ niet als handelsnaam gebruikt. Een loutere domeinnaamregistratie of het enkel doorlinken levert geen handelsnaamgebruik op, waardoor geen sprake is van een handelsnaamrecht. De VOF daarentegen gebruikt ‘Newfysic’ wel als handelsnaam en kan zich wel beroepen op het handelsnaamrecht. De VOF heeft hiermee een ouder recht dan Newfysic op de benaming ‘Newfigure’.

De kantonrechter stelt vervolgens vast dat ieder gebruik van de domeinnaam ‘www.newfigure.nl’ kan leiden tot inbreuk op de handelsnaam van de VOF. Gelet hierop besluit de kantonrechter de arbitrale uitspraak te volgen en wordt Newfysic verplicht om deze domeinnaam aan de VOF over te dragen.

Slotsom

Doordat de domeinnaam enkel geregistreerd werd gehouden en Newfysic geen ouder (merken- of handelsnaam)recht had op deze domeinnaam, moest Newfysic deze domeinnaam overdragen aan de VOF. Een enkele registratie of het enkel doorlinken schept namelijk geen handelsnaamrecht.

Uit deze uitspraak blijkt dat domain name grabbing-praktijken niet altijd tot inkomsten leiden. Daarbij registreert men een domeinnaam vaak met het doel deze aan een onderneming (waarvan de naam in deze domeinnaam voorkomt) te verkopen. Een dergelijke onderneming kan zich echter op het standpunt stellen dat sprake is van handelsnaaminbreuk en ook van gebruik te kwader trouw, om de gewenste domeinnaam te verkrijgen.

Bij domeinnaamgeschillen is het dus van belang om tijdig actie te ondernemen en de juiste juridische wegen te bewandelen, om de juiste domeinnaam bij de juiste onderneming terecht te laten komen. Hebt u vragen over het gebruik, de registratie en/of het verkrijgen van een domeinnaam? Onze advocaten intellectueel eigendom adviseren u graag.