Genieten voetballers sterkere merkbescherming dan vechtsporters?

Deze vraag kwam (impliciet) aan de orde in de procedure tussen Adidas en McGregor IP B.V.  (‘McGregor IP’). Adidas hield zich bezig met de verkoop van hoodies en shorts, waarop de benaming ‘McGregor’ stond weergegeven. De houder van de kledingmerken ‘McGregor’, McGregor IP, verzette zich tegen deze verkoop. De vraag is of Adidas hiermee inbreuk maakt op het merk van McGregor IP.

Feiten

Het is goed om eerst vast te stellen dat McGregor IP kort gezegd commercieel niets te maken heeft met de vechtsporter Conor McGregor, behalve dat zij in een andere procedure een geschil hebben over de registratie van het merk ‘Conor McGregor’ door McGregor Sports and Entertainment Limited. 

Het geschil tussen Adidas en McGregor IP vindt zijn oorsprong in de verkoop van de volgende producten:  

 

Bron afbeeldingen: ECLI:NL:RBDHA:2018:9718

McGregor IP is van mening dat Adidas hierdoor inbreuk maakt op McGregor IP’s merken en startte een procedure. Volgens McGregor IP is onder meer sprake van verwarringsgevaar.

Verweer Adidas

Adidas voerde onder meer het verweer aan dat zij zich kan beroepen op de eerlijk gebruiks-exceptie van art. 2.23 BVIE en 14 Uniemerkenverordening. Volgens Adidas zou bovendien geen sprake zijn van verwarringsgevaar met McGregor IP’s merk, nu het publiek bij het zien van de benamingen ‘McGregor’ niet denkt aan McGregor IP, maar aan de werelberoemde vechtsporter Conor McGregor. Zo is Messi ook (voorlopig) de dans ontsprongen in een geschil met Massi, zoals beschreven in een vorig artikel .

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter ging niet mee in dit verweer. Zo is het bestanddeel ‘McGregor’ het meest zichtbaar, waardoor bij een vluchtige oogopslag het publiek niet zo snel een verband zou leggen met Conor McGregor. Conor McGregor zou volgens de voorzieningenrechter ook niet bekend genoeg zijn bij het publiek om merkinbreuk te voorkomen, doordat de vechtsport MMA kennelijk niet bekend genoeg is:

‘Anders dan Adidas c.s. betoogt, kan de MMA-vechtsport die Conor McGregor beoefent in Europa qua populariteit onder het publiek voorshands niet gelijk worden gesteld aan de voetbalsport. Het ligt daarom niet voor de hand, zoals Adidas c.s. stelt, dat aan de naam Conor McGregor eenzelfde bekendheid moet worden toegedicht als aan de namen van zeer bekende voetballers. Adidas c.s. heeft weliswaar gesteld en onderbouwd dat Conor McGregor één van de best verdienende sporters ter wereld is, maar dat zegt niet direct iets over zijn bekendheid bij het algemene publiek. De omstandigheid dat Conor McGregor met enige regelmaat in het (Nederlandse) nieuws is en miljoenen volgers heeft op social media is evenmin doorslaggevend.’

Doordat een verband met Conor McGregor volgens de voorzieningenrechter niet wordt gelegd, is het aannemelijker dat het publiek kan menen dat een commerciële band bestaat tussen McGregor IP en Adidas bij de verkoop van de bovengenoemde producten. Hierdoor wordt inbreuk gemaakt op de merken van McGregor IP, aldus de voorzieningenrechter.

Terecht oordeel?

Het is de vraag of een zelfde oordeel in een bodemprocedure wordt gegeven. Vechtsporten (en met name vechtsporters) worden steeds populairder als men kijkt naar de media aandacht die vechtsportwedstrijden krijgen. Denk aan de wedstrijd (en de langverwachte rematch) tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Of aan de Muscles of Brussels. Of aan de wedstrijd waarin Conor McGregor (als MMA-vechter zelfs voor het eerst) de boksring instapte tegen de ongeslagen bokser Floyd Mayweather. Met deze wedstrijd werd een recordopbrengst opgebracht en geschiedenis geschreven. Tel daarbij nog de vele kampioenstitels en de beruchte nevenactiviteiten van Conor McGregor op, die veel voer voor de media opleveren, en een wereldberoemdheid is geschapen. 

 Onder deze omstandigheden is het dan ook niet uitgesloten dat in de bodemprocedure een ander oordeel zou kunnen volgen. Deze kans is groter indien in zo’n procedure geen belang aan de bekendheid van de vechtsport, maar juist aan de bekendheid van de sporter zelf wordt gehecht. Of dit het geval is, zal de tijd leren.

Genieten voetballers nu sterkere merkbescherming dan Conor McGregor en bekende beoefenaars van andere sporten?

Als de redenering van de voorzieningenrechter en de Messi-kwestie  onder de loep worden genomen, is het antwoord voorlopig: ja. Het oordeel van de voorzieningenrechter impliceert dat bekende voetballers per definitie meer bekendheid genieten onder het algemene publiek en zodoende sterkere merkbescherming verkrijgen. Het publiek waaronder Conor McGregor geniet, hoe bekend hij ook is, wordt niet als het algemene publiek aangemerkt dat bij de beoordeling van merkinbreuk moet worden betrokken. Daarvoor is de vechtsport MMA niet bekend genoeg. Wellicht kan een bodemprocedure of de procedure tussen McGregor IP en McGregor Sports and Entertainment Limited hierin verandering brengen.

Slotsom

De verkoop van bovengenoemde kledingproducten moet (voorlopig?) worden gestaakt. De vechtsport MMA (en dus ook Conor McGregor?) is in ieder geval niet bekend genoeg om merkinbreuk te voorkomen.

Hebt u vragen over het merkenrecht ? Neemt u dan contact op met onze advocaten intellectueel eigendomsrecht. Onze advocaten IE/ICT-recht  kunnen voor u de juiste afweging maken.