Hoe McDonald’s haar Big Mac-merk (voorlopig?) verloor

De European Union Intellectual Property Office (‘EUIPO’) heeft in een merkenrechtelijke procedure tussen Supermac en McDonald’s geoordeeld dat het Big Mac-merk is komen te vervallen. McDonald’s heeft volgens het EUIPO niet kunnen aantonen dat het Big Mac-merk normaal is gebruikt in een periode van vijf jaar. In dit artikel wordt hier meer over verteld. Voordat de Big Mac-kwestie wordt besproken, volgt in de twee volgende alinea’s eerst een korte uitleg over het verval van een merk.

Verval van een merk bij niet normaal gebruik

Er zijn meerdere gronden om een merk vervallen te laten verklaren, waaronder het geval waarin een merk niet normaal wordt gebruikt. Op grond van art. 15 Uniemerkenverordening kan een merk vervallen worden verklaard wanneer dat merk voor een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden niet normaal is gebruikt. Een vervalvordering kan op grond van art. 51 Uniemerkenverordening in een aparte procedure worden ingesteld, maar ook als verweer op een inbreukvordering worden ingesteld.

Normaal gebruik

Van normaal gebruik is volgens het Ansul/Ajax-arrest sprake wanneer een merk door haar houder wordt gebruikt om een afzet te vinden of te behouden voor haar producten ten opzichte van haar concurrenten. Symbolisch gebruik valt hier niet onder. Het moet echt gaan om de wijze waarop een merk normaliter wordt gebruikt. Daarbij is het beslissend of het gebruik van een merk een commercieel doel dient. Zo was in het Wellness-arrest bepaald dat het gratis meegeven van frisdrank bij de verkoop van kleding, geen normaal gebruik oplevert voor het frisdrankmerk.

Verder worden bij de beoordeling van het normaal gebruik alle marktomstandigheden meegenomen, waaronder – afhankelijk van de markt – ook de omvang van het gebruik meegenomen. Zo wordt in de Europese Unie wel eens gekeken in welke delen van de Europese Unie het merk wordt gebruikt

De Big Mac-kwestie

In de Big Mac-kwestie heeft de restaurantketen Supermac’s een vervalprocedure aanhangig tegen McDonald’s. Volgens Supermac heeft McDonald’s het Big Mac-merk in een achtereenvolgende periode van vijf jaar niet normaal gebruikt waarvoor het merk is geregistreerd. Dat is in dit geval kort gezegd voor vleeswaren,  belegde broodjes en restaurantdiensten. McDonald’s moest bewijzen dat zij haar Big Mac-merk in deze branches heeft gebruikt.

Bewijzen van McDonald’s

McDonald’s heeft kort gezegd drie bewijzen overgelegd om aan te tonen dat haar merk normaal is gebruikt:

1. Drie verklaringen van vertegenwoordigers van McDonald’s in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze vertegenwoordigers verklaarden over de verkoopresultaten van McDonald’s in de periode tussen 2011 en 2016. Daarbij zijn voorbeelden van de verpakkingen van de Big Mac, brochures en menu’s overgelegd.
2. Promotiemateriaal. Hierop stonden onder meer in het Engels, Duits en Frans promotionele teksten voor de Big Mac (in combinatie met de prijzen) vermeld.
3. Printscreens van de Europese websites van McDonald’s, waarop de Big Mac’s worden aangeboden.

Oordeel EUIPO over verklaringen

Alhoewel alle bewijzen in zijn geheel moeten worden beoordeeld, worden deze bewijzen ook afzonderlijk getoetst. Ten aanzien van de verklaringen van de vertegenwoordigers van McDonald’s, merkt het EUIPO op dat daaraan weinig waarde wordt gehecht, nu het verklaringen betreft van één van de procespartijen. Aan deze verklaringen wordt minder waarde dan gebruikelijk gehecht.

Oordeel EUIPO over website en promotiemateriaal

Ten aanzien van de printscreens en het promotiemateriaal is het EUIPO kort gezegd van mening dat de enkele aanwezigheid van een merk op een website/brochure, onvoldoende is om te spreken van normaal gebruik. Hiermee kan hooguit worden aangetoond op welke manier een merk wordt gebruikt en dat de gewaarmerkte producten worden aangeboden aan het publiek. De plaatsen, tijdstippen en omvang van het merkgebruik daarentegen, zijn hiermee nog niet aangetoond. Dit kan eventueel worden aangetoond door het verstrekken bezoekers- en bestellingsaantallen, wat McDonald’s niet heeft gedaan. Ook is niet aangetoond op welke wijze bezoekers de Big Mac’s kunnen bestellen.

Ten aanzien van de brochures merkt het EUIPO ook op dat niet is aangetoond of – en zo ja, in welke mate – deze brochures zijn verspreid. Verder kan het EUIPO aan de hand van de brochures ook niet beoordelen tot welke verkoopcijfers deze brochures hebben geleid.

Algemeen oordeel EUIPO

Al met al is het EUIPO van mening dat McDonald’s de omvang van het gebruik van haar merk niet heeft aangetoond. McDonald’s had meer bewijzen over de omvang van het merkgebruik, en meer in het bijzonder haar verkoopcijfers, moeten overleggen volgens het EUIPO. Doordat het EUIPO de omvang van het merkgebruik niet heeft kunnen vaststellen, is het EUIPO van mening dat McDonald’s niet heeft kunnen aantonen dat haar merk normaal is gebruikt. Hierdoor wordt het Big Mac-merk vervallen verklaard.

Wordt vervolgd?

In diverse nieuwsberichten valt te lezen dat McDonald’s in hoger beroep gaat tegen deze beslissing. Dat is niet verrassend, nu McDonald’s kort gezegd enkel meer bewijsmateriaal moet overleggen. Het is niet uitgesloten dat wanneer McDonald’s de bezoekersaantallen van haar website in hoger beroep overlegt, in combinatie met het bewijs dat haar promotiematerialen zijn verspreid (en tot welke resultaten dit heeft geleid), in hoger beroep een andere beslissing volgt. Zolang in hoger beroep nog niet is beslist, valt het zeker af te raden om uw product ‘Big Mac’ te noemen.

Slotsom

De beslissing van het EUIPO doet het vermoeden rijzen dat de groten gouden M het merk van haar parel om formele bewijsredenen heeft verloren. Het is dan ook niet verrassend dat McDonald’s hoger beroep heeft aangekondigd. Of het Big Mac-merk zal ‘herleven’, moet dus worden afgewacht. Voorlopig is het Big Pech voor de McDonald’s.

Heeft u vragen over het merkenrecht en meer in het bijzonder over de bescherming van uw merk, dan adviseren onze advocaten intellectuele eigendomsrecht u graag. Bij merkenrechtelijke kwesties blijft het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’ voorop staan. De gevolgen bij het niet in acht nemen van de merkenrechtelijke regels, kunnen al snel onherstelbaar zijn, zoals bij een veroordeling tot schadevergoeding wegens inbreuk of vervallenverklaring van een merk.