HvJ EU: Louboutins rode schoenzool is een geldig merk
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft geoordeeld dat Louboutins rode schoenzool een geldig merk is. Met dit oordeel kan Louboutin de strijd tegen Van Haren (voorlopig) voortzetten. In dit artikel wordt de achtergrond van het oordeel van het HvJ EU besproken.
Registratie
Op 6 januari 2010 is onder het nummer 0874489 het volgende merk ingeschreven bij het BBIE:
In de omschrijving van het merk staat dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk. Het merk is ingeschreven voor schoenen met hoge hakken.
Geschil met Van Haren
In 2012 heeft Van Haren schoenen met hoge hakken en rode zolen verkocht. Naar aanleiding hiervan is Christian Louboutin een procedure gestart tegen Van Haren wegens merkinbreuk. Van Haren stelde een nietigheidsvordering in, doordat het merk een vorm betreft die een wezenlijke waarde aan de waar geeft als bedoeld in art. 2.1 lid 2 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele eigendom (BVIE).
Wezenlijke waarde-exceptie (voorlopig recht)
Art. 2.1 lid 2 BVIE luidt – voorlopig nog, waarover later meer – als volgt:
‘Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.’
Kort gezegd betekent de wezenlijke waarde-exceptie dat vormen, waarvan de marktwaarde door de fraaiheid of het uiterlijk van de vorm wordt bepaald, niet als merk kunnen worden ingeschreven. Alleen vormen die als een onderscheidingsmiddel worden opgevat, kunnen worden ingeschreven als merk.
Prejudiciële vraag
Om een oordeel te kunnen geven in het geschil tussen Christian Louboutin en Van Haren, heeft de rechtbank een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU. De rechtbank legt aan het HvJ EU kort gezegd de vraag voor of de rode kleur van de Louboutin-zolen, zoals deze in bovenstaand merk staat weergegeven, uitsluitend bestaat uit de vorm in de zin van art. 2.1 lid 2 BVIE.
Oordeel van het HvJ EU
Het HvJ EU sluit zich allereerst aan bij de definitie die de Europese Commissie hanteert voor vormen. Deze luidt: een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent. In het onderhavig geval heeft Christian Louboutin bij de merkinschrijving echter uitdrukkelijk aangegeven dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk. Kan de rode zool uit de merkinschrijving hierdoor nog als een ‘vorm’ worden opgevat?
Het HvJ EU vindt van niet. Wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd een vorm te beschermen, wordt enkel beoogd de toepassing van een specifieke kleur op een specifieke plaats van de waar te beschermen. Hierdoor kan de rode zool van Christian Louboutin niet als een vorm worden opgevat en is dus ook de wezenlijke waarde-exceptie van art. 2.1 lid 2 BVIE niet van toepassing.
Hierdoor lijkt de nietigheidsvordering van Van Haren niet te slagen, althans voorlopig. De wezenlijke waarde-exceptie wordt namelijk in de nieuwe Merkenrichtlijn uitgebreid.
Vormmerken onder het toekomstig recht
Indien het geschil tussen Christian Louboutin en Van Haren zich een aantal jaren later had afgespeeld, zou dit geschil wel eens tot een andere uitkomst hebben kunnen leiden. De nieuwe Merkenrichtlijn breidt de wezenlijke waarde-exceptie namelijk uit. Art. 4 lid 1 sub e) luidt namelijk als volgt:
‘. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:
e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft’
De wezenlijke waarde-exceptie wordt in de toekomst dus uitgebreid naar een ‘ander kenmerk’ die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Hierdoor is de wezenlijke waarde-exceptie in de toekomst niet meer enkel van toepassing op vormen, maar ook op andere kenmerken van een waar.
Voor het geschil tussen Christian Louboutin en Van Haren zou de toepassing van de nieuwe wezenlijke waarde-exceptie het gevolg gehad kunnen hebben dat het Louboutin-merk in kwestie, geen geldig merk zou kunnen zijn, doordat de rode zool een wezenlijke waarde aan de schoenen van Louboutin geeft. Of dit het geval is, zal de toekomst moeten uitwijzen.
Slotsom
Christian Louboutins merk is dus een geldig merk. Het oordeel van het HvJ EU is in het geschil tussen Christian Louboutin en Van Haren dan ook gunstig voor Christian Louboutin, althans voorlopig.
Heeft u vragen over de inschrijving van een (vorm)merk of een merkinbreukkwestie ? Of twijfelt u of u een gerechtelijke procedure moet starten of juist vermijden? Onze IE-advocaten adviseren u graag.
Vera Rhebergen-Vaags
Paul Schepel
Bo Simmelink