Merkinbreuk

Wat zijn de eisen voor een merk?

Merkenrechtelijke wetgeving is te vinden in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) voor Beneluxmerken en de Uniemerkenverordening (UMVo) voor Uniemerken. Deze regelgeving vereist dat het teken de waren of diensten van een bedrijf (1) kan onderscheiden. De bevoegde autoriteiten moeten verder (2) de beschermingsomvang van het merk duidelijk en nauwkeurig kunnen vaststellen aan de hand van de merkregistratie.

Merkbescherming vereist ook een registratie van het merk. Dit vereiste geldt niet voor algemeen bekende merken, zoals Coca-Cola of Google. De beschermingsomvang van het merk is beperkt tot het gebied waarvoor het merk is geregistreerd. Merkregistraties kunnen bij verschillende merkenbureaus worden verricht. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een Beneluxmerk, een Uniemerk of internationale merkregistraties waarin meerdere landen tegelijkertijd worden geselecteerd.

Niet alle tekens krijgen merkbescherming. Dan gaat het onder andere om merken die in strijd zijn met de openbare orde of te kwader trouw zijn gedeponeerd. Verder wordt een vorm niet als merk geregistreerd indien de vorm (1) de aard van de waar bepaalt, (2) een wezenlijke waarde aan het merk geeft of (3) wordt bepaald door een technische functie. Voor de bescherming van zulke vormen ben je aangewezen op het modellenrecht, het auteursrecht of het octrooirecht.

Wanneer is sprake van een merkinbreuk?

Aan één van de vier volgende wettelijke eisen moet worden voldaan om te spreken van merkinbreuk:

1. Identiteitsinbreuk. Een merkhouder kan een derde verbieden om een teken te gebruiken dat identiek is aan het merk en wordt gebruikt in dezelfde branche als waarvoor het merk is gedeponeerd.
2. Herkomstinbreuk. Een merkhouder kan een derde verbieden om een teken te gebruiken dat overeenstemt met het merk en wordt gebruikt in een soortgelijke branche als waarvoor het merk is geregistreerd. Er moet hierbij sprake zijn van visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming, waardoor verwarringsgevaar kan ontstaan.
3. Goodwillinbreuk. Deze bescherming geldt alleen voor bekende merken. Houders van bekende merken kunnen derden verbieden om een overeenstemmend teken te gebruiken in iedere branche wanneer met dit gebruik afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of onderscheidend vermogen van het merk, wanneer daarvoor geen geldige reden bestaat.
4. ‘Andere inbreuk’. Deze bescherming kent het EU-recht niet, maar het BVIE wel. Deze bescherming ziet op tekens die niet als merk worden gebruikt. Denk aan handelsnamen en domeinnamen. Merkhouders kunnen derden verbieden om een overeenstemmend teken te gebruiken wanneer met dit gebruik afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of onderscheidend vermogen van het merk, zonder dat daarvoor een geldige reden bestaat.

Wat beperkt het gebruik van een merk?

Niet ieder gebruik van een merk vormt merkinbreuk. Het merkenrecht kent ook beperkingen. Zo kan een merkhouder derden niet verbieden om de producten van de merkhouder door te verkopen, wanneer de merkhouder deze producten rechtmatig in de Europees Economische Ruimte in het verkeer heeft gebracht. Dit leerstuk wordt ook uitputting genoemd. De wijze waarop vervolgens reclame wordt gemaakt in het geval een merk is uitgeput, kan daarentegen wel worden gereguleerd door de merkhouder. Hierbij kan worden gedacht aan het geval waarin met een door het merkenrecht beschermd luxe product wordt geadverteerd tussen B-merken.

Met de registratie van een merk is de merkenrechtelijke bescherming nog niet gegarandeerd. Een merk kan zijn merkenrechtelijke bescherming verliezen. Indien een merk bijvoorbeeld 5 jaar niet normaal is gebruikt, komt dit merk te vervallen. Een merk dat zijn onderscheidend vermogen verliest, is nietig. Om dat officieel te maken, dient een belanghebbende een nietigheidsprocedure of een vervalprocedure te starten. Dat kan bij het merkenbureau, maar ook in civiele procedures.

Indien een merkhouder het gebruik van een inbreukmakend teken gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, is zijn vordering verwerkt. Ook kan een merkrechtelijke vordering verjaren.

Wat kan je doen om merkinbreuk te voorkomen?

Merkinbreuk kan niet altijd worden voorkomen. Wel kan het risico wegens merkinbreuk worden beperkt. Indien je een naam voor jouw bedrijf of producten hebt gevonden, kan je vervolgens op het internet onderzoeken of dezelfde of een vergelijkbare benaming al door een ander wordt gevoerd of als merk is geregistreerd. Je kunt hierbij de volgende stappen nemen in jouw onderzoek naar een inbreuk op een merkenrecht:

1. Zoek jouw benaming of een daarmee vergelijkbare benaming op in het merkenregister.
2. Indien deze benaming als merk is geregistreerd, dien je vervolgens te beoordelen aan de hand van bovengenoemde merkinbreukcriteria of sprake is van merkinbreuk.
3. Indien sprake kan zijn van merkinbreuk, kan je onderzoeken of het merk in aanmerking komt voor vervallenverklaring of dat het merk nietig kan worden verklaard.

Merkinbreuk doet zich voor in vele soorten en maten. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Toch zal niet altijd sprake zijn van een inbreuk, vanwege de diverse toepasbare uitzonderingen. Een advocaat kan voor jou in specifieke gevallen de beste oplossing vinden.